商标先用权司法保护探析

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摘要：采用“注册制主义”制度取得商标权的国家，对注册商标权进行了完整且全面的保护，而对于商标先用权的保护规定不足且保护力度弱于注册商标。我国现行《商标法》对商标先用权给予了保护，但是因对该项权利权能的认识不足导致司法适用不能很好地实现权利内容。本文围绕如何在把握商标先用权权能的基础上，以实现该制度的司法适用展开论述并提出相应建议措施。

关键词：商标先用权；权能；适用；司法建议

一、商标先用权的权能及其限制

商标先用权，是指在他人获得商标权之前已经使用该商标的所有人，享有在原范围内继续使用该商标的权利。作为商标领域一项重要的制度，商标先用权应当是一项独立的民事权利，而不能仅仅是一种在商标侵权领域中对抗注册商标权人的抗辩理由。在实体范围内，在先使用权可以体现为先使用人在法律允许的范围内使用该商标，以及能够以此项权利有条件对不当注册行为加以限制。（一）商标先用权的权能范围。权能是权利的要素，是权利的作用或实现的方式，也是权利人为实现其权利所体现的目的利益依法所能采取的手段和体现权利人的意思支配力的方式。就商标先用权的权能来看，在我国《商标法》中，凡是涉及商标先用权的规定，一般都是相对商标专用权论及的，而作为“用”取得权利的商标先用权，必然与“注册”取得权利的商标专用权产生权利上的冲突。在注册制国家，一般认为，商标专用权就其内容而言，乃是权利人的专有使用权以及排斥他人做相同或近似使用的权利，即专有使用权和排他权。注册商标的专用权是完整且全面的，整部《商标法》无论从程序阶段还是实体阶段都对其给予了系统的保护。与商标专用权相比，商标先用权则集中体现在注册管理的程序阶段，在实体层面上却是随着该权利在不同情形下其权能得以充分地发挥作用。商标先用权不能仅仅作为侵权抗辩的一种事由，还包括使用、禁止以及与注册商标权利共存等权能。这些权能在不同的情形下发挥着作用，以系统功能的方式实现权利人的商标先用权，具体分析如下：商标行政管理阶段，商标先用权的权能主要集中在商标的授权确权程序中，可以称之为商标先用权的“禁止权能”。从我国《商标法》来看，禁止权能主要包括以下几种情形：涉及未注册驰名商标的第13条第2款的规定；第15条关于注册人未经授权，不正当抢注被人或者被代表人的在先使用商标的规定；第32条禁止恶意抢注的规定，以及由以上三个法条而引申出的第33条对注册商标申请的异议，第46条对已注册商标的无效宣告请求的规定。商标先用权的禁止权能是商标制度影响的后果，体现了商标注册制主义下“使用取得权利”与“注册取得权利”的利益平衡。在使用制主义国家，由于承认商标使用与注册同等的地位，对未注册商标的保护内容已经超越了商标先用权的权能内容。而在我国这样的注册制国家，一方面鼓励商标注册，对注册商标给予专有的全面保护；另一方面，为了促进商标的实际使用，又必须兼顾商标权的私权属性，一定程度上给予未注册先使用商标保护，但这种保护是有条件、有限制的，在《商标法》授权确权程序中便表现为维护注册商标制度的稳定性、打击不当注册行为。这其实也就是商标先用权“禁止权能”存在的根基所在。商标侵权领域，商标先用权的抗辩权能得以发挥。商标先用权抗辩权能的内容是先使用者在被注册商标者控诉侵权的时候，可以以其商标先于注册商标使用而进行抗辩，免除停止使用和赔偿损失的责任。在商标先用权的抗辩权能发挥效用的时候，存在着“合法”的注册商标与未注册商标的共存状态，二者之间是一种真正的权利冲突。“抗辩权能”存在的根本在于其“先使用”而获得的自然事实权利，与已经通过“注册”授权获得的法律权利的冲突之间具有共同的权利客体，在行使上会发生抵触和不相容性。在商标专用权和商标的在先使用权发生的冲突中，商标的专用权具备合法的权利行使以及实质要义，但如果不顾及商标因先使用而产生的事实自然权利，一概认定其侵入了专用权的权利领域，将是极为不公平的。要深刻理解商标在先使用的抗辩权能，需要深入理解支撑抗辩存在的内在因素，即基于商标先使用而产生的权利与注册商标的专用权之间产生的权利冲突，是一种合法的权利冲突，不具有违法性。我国《商标法》规定先使用商标者能在原有商品上继续使用———商标的使用权能。商标先用权中的“用”行为可因注册商标者的侵权主张而划分为两个阶段。在侵权主张之前，是真正的相对于注册商标的“在先使用”，这部分使用是“先使用权利”产生的源泉，因使用并不断积累商标的影响力和凝聚其中的商誉，这部分构成了权利的客体。在商标侵权发生后，商标先用权的“继续使用”是相对注册商标的消极权能———排他权而言的。在一般情况下，注册商标权利者可以禁止他人在相同或者类似商品上使用相同或者近似的商标，以禁止他人的侵害行为，即在这种情况下，被控侵权者往往会因行为违法而停止随后的使用行为。商标的先使用则不同，由于其不属于违法的权利冲突，那么“继续使用”便成为商标先用权的一项当然的权能内容。（二）我国商标先用权的权能限制。我国《商标法》中明确规定了商标先用权，但与注册商标专用权相比，商标的先用权无论是权能内容还是效力范围都不如注册商标专用权强大。虽然我们在强调对商标先用权的保护，但是不得不讲，在一个国家，对于特定的社会现象设定法律规范是由该国的发展现状和法律传统决定的。我国目前明确了对商标先用权的保护，是我国《商标法》日趋与国际立法接轨，但也应根据基本法理和具体法律实践对商标先用权以一定的限制，以便司法实践把握。法律对商标先用权的限制应具体表现为：1.商标先用权对“禁止权能”的限制。在商标先用权的“禁止权能”方面，先使用商标者能够禁止的是具有“恶意”性质的商标注册申请和已经获得注册的商标。而对善意的注册商标申请以及已经形成事实效力的注册商标，先使用商标者是无权禁止的。对于已经获得注册的商标，如若注册时出于善意，那么形成的注册商标权利与商标先用权之间便不构成违法的权利冲突。合法存在的权利冲突允许共存，任何一方无权通过行政程序使另一方归于无效。2.商标共存状态下，商标先用权的“继续使用”权能限于在原有范围内使用，不可获得再注册。在商标确权授权阶段，通过“禁止权能”的发挥，先使用的商标得以禁止抢注商标的注册和使用。但在商标侵权领域，基于注册商标人提出的侵权诉求，先使用者得以在先使用进行抗辩而形成二者共存状态后，商标的先用权也仅限于“继续使用”，而不能再提起注册申请上升为注册商标。在国外，美国的《兰哈姆法》《英国商标法》中都有规定商标先用权是一种为国家立法所认可的商标专有使用权，其可以通过再申请获得与已注册商标同等的法律地位，甚至在一定条件下可以对已注册商标进行撤销。但是在我国，商标先用权存在的一个正当性基础便是商标权公法与商标权私权属性的平衡工具。因此，在我国，先使用商标与注册商标共存态势下，商标的先使用限于继续使用，不得再获得注册。3.行使“抗辩权能”时商标先用权主体的限制。一般来说，先用权只有先用权本人才能享有，若许可他人使用，会与注册商标的许可使用相冲突，冲击商标权人的利益。一旦认可商标先使用权的转让许可使用，必然导致拥有商标先用权的主体范围得到扩展，而利用商标先使用对注册商标进行抗辩的行为大增，也势必对注册商标造成更大限制，不利于注册商标权能的发挥。

二、我国商标先用权制度适用存在的问题

商标先用权制度的设定，权能的行使应当是有界限和范围的，应当积极鼓励该权利的行使，但是不当行使不仅不能实现立法的价值还会造成司法的困境。就目前我国来说，相对于保护已趋于完善的注册商标专有权，我国的商标先用权权能的实现和合理的限制以便充分发挥作用上，无论是在实体意义还是程序阶段仍存在着许多问题。主要表现在以下方面：第一，未注册商标缺乏系统保护。因对商标先用权权能理解不够，虽然在我国《商标法》中，基于未注册商标的先使用对商标先用权进行了保护，但是在现实生活中，我国对商标实行的是自愿注册原则。而且《商标法》从保护注册商标专用权的角度出发，只系统规定了注册商标的使用处分变更等事项，对未注册商标权利的取得、变更以及消灭等未加以规定。因此，在商标先用权与注册商标的权利发生冲突时，先使用权利人如何从时间界点上举证其未注册商标相对于已注册商标是基于“先使用”也成为一个难题。第二，关于商标先用权中“一定影响”的判断难以统一。结合法律的规定，商标先用权判断的标准之一是“有一定影响”具体应当是指从时间点来看，必须是商标注册人在申请商标注册前就已经具备；从影响力和知名角度来看，“有一定影响”的商标大多数应是介于普通商标和驰名商标之间的商标，也就是已经为相关公众所知晓，但还未达到驰名的程度。但是“一定影响”的判断属于主观范围，很难进行精确量化，在司法实践中容易导致过于严格的操作，使得大量本身应获得保护的先使用商标被排除在外；另一方面，普通的未注册商标在商标的基本功能上与知名的商标是相同的，都对商品起着区别识别的作用。因此，在司法实践中，如何去衡量“一定影响”成为对先使用普通未注册商标进行一定保护的一个极为重要的因素和难点。第三，商标侵权诉讼中，诉讼请求发生竞合时难以裁判。我国《商标法》第59条第3款关于商标先用权抗辩权能的规定，是为了对抗注册商标权利人针对先使用商标提出的商标侵权。此类侵权诉讼，显然属于民事诉讼案件。在案件中，注册商标权利人往往会基于该条规定请求法院判令商标先使用者停止侵害、赔偿损失，往往不包括要求先使用者附加商标的区别标识。在案件的审理过程中，裁判者就陷入了两难境界。若先使用者的先使用抗辩成立，不构成对注册商标权利人的侵权，裁判者判决驳回注册商标权利人的诉讼请求，注册商标权利人不得不再次提起诉讼以使先使用者附加区别性商业标识。无论对诉讼当事人还是对司法裁判者都是一种诉累。另一方面，如若裁判者直接判决要求先使用者增加区别标识，则显然违背了民事诉讼不告不理原则，因为注册商标权利人在诉讼请求中并未要求附加区别标识。因此，在这种情形下，寻求一种合理的裁判解决机制也是一个重要的问题。

三、基于商标先用权权能的司法适用建议

《商标法》将商标先用权纳入法律规范，突出体现了对商标权利保护的制定平衡，彰显了《商标法》的公平价值。商标行政及司法实践活动中，我们需要立足于我国《商标法》，结合我国国情，弥补商标先用权适用过程中的一些不足之处，从而加强商标先用权的保护。结合我国《商标法》关于商标先用权的规定，以及对上文中论述商标先用权制度的适用存在的问题，笔者认为应当在以下方面完善该制度的法律适用：第一，建立未注册商标的备案登记制度。我国虽然在立法层面上承认和确立了未注册商标的合法地位，但是《商标法》缺乏对未注册商标使用及保护方面比较系统的规范。由此导致商标先用权在适用过程中容易产生问题，尤其是在发挥抗辩权能时如何举证未注册商标“先于”注册商标的使用。根据《商标法》的规定，在同类商品或服务上不授予两个或两个以上的同样的商标，商标先用权人不可能再申请同样的注册商标。因此，为了对先用权人的保护，可以建立先用权商标备案登记制度，建立相应的数据资源库，根据未注册商标使用者的申请及要求，将有关未注册先使用商标的信息（商标的构成要素、使用起止时间、使用商品范围、地域范围等）录入登记，并结合网络工具将有关信息进行公示。未注册商标进行登记备案后，在注册商标权利人提起侵权诉讼时，可以作为“先使用”的证据，简化商标先使用者的举证程序。第二，对“一定影响”应做适度的扩大解释。未注册商标只有具备了一定的实际意义，产生了一定的识别力时才能产生权利。这种识别力表现为在消费者中所拥有的知名度。但是在我国现阶段的市场经济中，现实生活中存在着大量的未注册商标。如果对这些先使用的大量未注册商标在“影响力”和“知名度”上做过高的要求和限制，就使得诸多先使用商标难以获得保护。故应对“一定影响”做一定程度的扩大解释，不可过于苛刻。第三，引入预备合并诉讼制度。预备合并之诉，“依通说乃指原告预虑其先提起之诉无理由，而同时提起不能并存之他诉，以备先诉无理由时，可就后诉有理由判决之诉讼合并”。也就是指原告在提起主位诉讼的同时，于同一诉讼程序中提起预备诉讼，以备主位诉讼无理由时，可以就其预备诉讼请求法院审判的诉讼合并形态。即原告在提起主位诉讼时，因预计到自己主位诉讼的请求可能被法院驳回或判决败诉，所以在起诉时即提起一个预备诉讼，以对主位诉讼进行补救。该项制度的最大价值在于解决诉讼程序中的请求权竞合的问题，将两个适宜并存的请求权合并在同一个诉讼程序中加以解决。在先位之诉得不到满足的情形下，可以根据另一个诉讼请求权请求法院裁判，从而避免了程序的重复性行使，节省了司法资源。具体在涉及商标先用权案件中，可以完善程序阶段商标先用权抗辩权能的发挥。在商标侵权诉讼中，一旦认定被告的先用权抗辩成立，则存在两种不同情形的后果：一方面，如果原告败诉被驳回请求被告停止侵害和赔偿损失的诉讼请求，再想要被告附加区别性标识，则依据民事诉讼法相关规定，不得不再行提起诉讼。另一方面，对于司法裁判主体而言，如果径行判决被告承担附加区别性标识的法律负担，则明显超越了原告的诉讼请求，也不合乎民事诉讼法的不告不理原则。在此种情形下，如果适当引入预备合并的诉讼制度，则有利于在商标先用权抗辩的情形下商标侵权纠纷的解决。

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作者:张陆 单位:河南安易律师事务所